Artículo Eversheds. ¿Cuál es la protección otorgada en el Reino Unido para las marcas europeas tras el Brexit?

En virtud del Acuerdo de Retirada  aprobado por todos los Estados Miembros de la Unión Europea, el Reino Unido abandonó la Unión Europea el 1 de febrero de 2020. 

A pesar de ello, hasta el 31 de diciembre de 2020 existió un periodo transitorio en materia de propiedad industrial e intelectual con respecto a la protección otorgada en Reino Unido, gozando las marcas registradas de la misma protección legal de la que habían gozado hasta entonces. 

Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea respecto a la prórroga del periodo transitorio, a partir del 1 de enero de 2021, se consideró a aquél como un tercer país ajeno a la Unión Europea. Las preguntas que se plantea inmediatamente cualquier empresa del sector automoción en relación con su portfolio de marcas son: 

• ¿Qué sucede con las marcas europeas que hasta ahora gozaban de protección en Reino Unido?; 
• ¿Qué sucede con aquellas marcas cuyo registro estaba en proceso de tramitación? y
• ¿Qué sucede con las marcas europeas que se registren a partir de ahora?.

Las marcas europeas gozan de protección en los países miembros de la Unión Europea. No obstante, debido a la particularidad de la situación creada como consecuencia del Brexit y con el fin de proteger las marcas europeas en el tráfico económico en el Reino Unido, tanto la UE como Reino Unido han tratado de llegar a un acuerdo para que el impacto del Brexit sea el menor posible.

El artículo 54.1 del Acuerdo de Retirada concluido entre Reino Unido y la Unión Europea acordó que aquellas marcas europeas que ya estuvieran registradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 se convertirán, sin ninguna revisión y con coste cero para los titulares, en una marca británica adicional, comparable e idéntica a la marca europea. Es decir, la marca europea se “duplicará” en un derecho equivalente en Reino Unido.

La fecha de renovación de dichas “marcas duplicadas”, tendrán como primera fecha de renovación la del correspondiente derecho de propiedad registrado con arreglo al Derecho de la Unión. Es decir, se mantiene la fecha de presentación de la marca  y, por lo tanto, llegado el momento, se podrá renovar tanto en la Oficina de Propiedad Industrial de Reino Unido (UKIPO)  como en la EUIPO . 

En caso de que el titular de la marca europea quiera renunciar a la “duplicación” de la marca, lo podrá solicitar siempre que la marca no haya sido utilizada en Reino Unido, dicha renuncia no afecte a ningún tercero -o, en su caso, este haya prestado consentimiento- y no exista ningún litigio basado en el derecho del Reino Unido. 

Por su parte, en relación con aquellas marcas europeas cuyo registro estuviese pendiente a 31 de diciembre de 2020, en el Acuerdo de Retirada se prevé que el titular de la marca dispondrá de un plazo de 9 meses, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2021 para presentar en la UKIPO una solicitud para el registro de la misma marca en idénticas condiciones. 

Respecto a las marcas europeas que se hayan solicitado con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, para lograr la protección en Reino Unido, las mismas deberán ser solicitadas directamente ante la UKIPO. 

Por último, en cuanto a las marcas internacionales que designen a la Unión Europea, la designación de la UE en el registro internacional se clonará en un derecho equivalente en UK. 

Todas aquellas marcas europeas que ya se encontrasen registradas o en tramitación gozarán de protección en Reino Unido, si bien, en el último caso, serán los titulares quienes antes del 30 de septiembre de 2021 deberán solicitarlo. Por el contrario, a partir del 1 de enero del 2021, si se solicita el registro de una marca europea, dicha marca no gozará de protección en la Unión Europea, salvo que se solicite el registro “separado” como si de cualquier tercer país se tratase. 

En definitiva, conviene que las compañías revisen las marcas registradas de su titularidad así como las marcas que se pretenden registrar, a fin de proteger debidamente los derechos marcarios en Reino Unido conforme a esta nueva regulación.